Торговельна марка – об’єкт правової охорони. Одержання прав в Україні та іноземних державах

Не можуть бути зареєстровані як знаки  позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

• знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
• знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
• фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
• кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися:

1. вказаними зазначеннями;

2. знаками відповідності (сертифікаційними знаками),
3. зареєстрованими у встановленому порядку.

При цьому рід (вид) товарів, їх призначення, умови та канали збуту, коло споживачів мають бути враховані саме під час встановлення однорідності товарів

Особливості фактичного використання знаків для товарів і послуг [зовнішній вигляд упаковки (поза зображенням торговельної марки) товару, ціна товару, місце виробництва, шляхи розповсюдження тощо] не впливають на державну реєстрацію заявленого позначення як торговельної марки, не є незмінними ознаками (з огляду на динамічність підприємницької діяльності) та не визначають правил використання зареєстрованих торговельних марок (постанова Вищого господарського суду України від 15.09.2009 N 12/371).

Використання  позначення, схожого до ступеня змішування із знаком, зареєстрованим для товарів і послуг такого ж класу, є порушенням прав на торговельну марку, незважаючи на наявність авторського права на таке позначення. Позначення, яке є об'єктом знака для товарів і послуг, вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з  приписами Паризької конвенції  про охорону промислової  власності правова охорона добре відомого знака поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою  стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Не реєструються як знаки, позначення, які відтворюють:

• промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
• назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
• прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

1.5. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку та строки їх чинності.

Відповідно до ст. 495 ЦК майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

• право на використання торговельної марки;
• виключне право дозволяти використання торговельної марки;
• виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Зазначені права належать володільцю відповідного свідоцтва; володільцю міжнародної реєстрації; особі, торговельну  марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Право власності  на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою  за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вiд 15.12.1993  № 3689-XII.

Законодавець передбачає випадки дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (ст. 497 ЦК, ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг").

По-перше, такою підставою  є перетворення торговельної марки  у загальновживане позначення певного  виду товарів чи послуг після дати подання заявки. Зазначена обставина має бути встановлена в рішенні суду. Щоб не допустити перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів, доцільно:

• проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне маркування про те, що позначення є зареєстрованою торговельною маркою. Це буде нагадувати, що дане позначення є торговельною маркою, а не назвою товару;
• при випуску нового товару давати йому назву і рекламувати її поряд із застосуванням торговельної марки.

Якщо позначення стало загальновживаним лише стосовно певного товару чи послуг, а воно має чинність і для інших класів товарів та послуг, то дострокове припинення чинності буде частковим і стосуватися лише певного товару чи послуги за умови, що в цій частині позначення відповідає умовам надання правової охорони.

По-друге, майнові права інтелектуальної  власності на торговельну марку  можуть бути припинені повністю або  частково за ініціативою особи, якій вони належать. Такі активні дії  можуть бути вчинені лише за умови, що при цьому не будуть порушені права інших осіб. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності.

По-третє, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії.

Дія свідоцтва припиняється з першого  дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено (п. 2 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки  для товарів та послуг"). Щоб  не допустити цього, документ про  сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до компетентного органу до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

По-четверте, якщо торговельна  марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років віддати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Право на подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва  чи міжнародної реєстрації має будь-яка  особа, але задовольняється позов  лише тієї особи, права якої порушені або оспорюються, або яка має  реальний інтерес до такого дострокового припинення чинності прав (ст. 1 ГПК).

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону  прав на знаки для товарів та послуг" за цією підставою дія свідоцтва  може бути припинена повністю або  частково лише за умови, що власник  свідоцтва не зазначить поважні  причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

• а) обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;
• б) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Достроково припинені  виключні майнові права інтелектуальної  власності на торговельну марку  за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення, можуть бути відновлені у порядку, встановленому  законом. Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Так, відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано в  судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

• а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
• б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;
• в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності віддати подання заявки.

1.6. Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до ст. 500 ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

У зв'язку із закріпленням права попереднього користувача на марку існує можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги. Пояснюється це і тим, що невирішеним залишається також питання стосовно якості товарів та послуг власника свідоцтва та попереднього користувача, особливо у випадках їх значної розбіжності. Має бути передбачений законодавчий механізм узгодження якості товарів та послуг із встановленням, наприклад, що якість товарів та послуг попереднього користувача не повинна бути нижчою за якість товарів та послуг власника свідоцтва, а власник свідоцтва мас право контролю за якістю товарів та послуг.

Потребує вирішення  також питання наявності чи відсутності  прав післякористувача. Оскільки законодавець уводить можливість відновлення  чинності достроково припинених виключних  майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то у проміжок між припиненням і відновленням зазначених прав інші особи можуть фактично використовувати позначення чи зробити підготовку до цього. Розглядати цю ситуацію доречно за умов, що зазначені дії не вводять в оману споживача. Оскільки в нормативних актах нічого не зазначається про права таких осіб, можна зробити висновок, що вони, з точки зору законодавця, у них відсутні.

1.7. Правова охорона добре відомих торговельних марок

У світі існує два принципи надання правової охорони товарному знаку: реєстраційний принцип і принцип першовикористання. Україна належить до країн, що використовують реєстраційний принцип. Це означає, що одержати виключне право на торговельну марку можна шляхом її реєстрації і отримання охоронного документа. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Доречно враховувати, що у цьому випадку правова охорона торговельної марки обмежується територією тих країн, де вона зареєстрована. Однак із цього загального правила існують винятки. Відповідно до ч. З ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка мас міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Умови охорони прав на добре відому марку передбачені  ст. 25 Закону України "Про охорону  прав на знаки для товарів і  послуг". Перш за все необхідно, щоб  компетентний орган визнав марку  добре відомою. Вирішити це питання  може Апеляційна палата Установи або суд. До того ж рішення Апеляційної палати може бути оскаржено у судовому порядку.

При визначенні того, чи є марка добре відомою в  Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з маркою. Цей перелік не є вичерпним. У кожній конкретній ситуації компетентний орган у комплексі усі фактори.