Элементы договора об отчуждении исключительного права. Виды договоров

Согласно п. 1 ст. 1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Договором авторского заказа может  быть предусмотрено отчуждение заказчику  исключительного права на произведение, которое должно быть

создано автором, или предоставление заказчику права использования  этого произведения в установленных  договором пределах (п. 2 ст. 1288 ГК РФ).

1. Первое различие между договором подряда и договором авторского заказа, как и в предыдущих сравнительных характеристиках, состоит в правовой природе создаваемого объекта. В первом случае создается материальный объект, во втором - нематериальный. Передача материального носителя произведения не влечет перехода исключительного права на произведение.
2. Договор подряда направлен не только на создание самого материального результата, но и на осуществление деятельности по его созданию. Договор авторского заказа не может воздействовать на творческую деятельность, которая не поддается правовому регулированию.
3. Различен субъектный состав. Творческая деятельность - прерогатива лишь физических лиц. В подрядных отношениях подрядчик — это, как правило, субъект предпринимательской деятельности.
4. Различна и возможность привлечения третьих лиц к исполнению договора. При привлечении автором третьих лиц к созданию произведения возникают отношения соавторства, что требует согласия заказчика, а при отчуждении исключительного права волю на отчуждение должны выразить все авторы, участвовавшие в создании произведения.

По договору подряда подрядчик вправе привлекать третьих лиц без согласия заказчика, если иное не установлено договором.

5. Различно правовое регулирование существенных условий, порядка заключения, формы договора и т.д.

Особое значение имеет разграничение  договоров об отчуждении исключительного права и договоров о передаче прав на единые технологии. Единая технология - это особый объект гражданских прав, правовой режим которого предусмотрен в главе 77 ГК РФ и до 1 января 2008 года в законодательстве отсутствовал. Также действует Федеральный закон от 25.12.2008 №284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии»¹⁴, который устанавливает особенности передачи прав на них.

Согласно ст. 4 этого закона передача прав на единые технологии осуществляется по результатам проведения конкурсов  или аукционов на право заключения договоров об отчуждении прав на единые технологии либо по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения лицензионных договоров о предоставлении прав на использование единых технологий (договоры о передаче прав на единые технологии).

Документация об аукционе должна содержать  прежде всего перечень существенных условий договора об отчуждении права на единую технологию, предусмотренных ч. 2 ст. 10 настоящего Федерального закона, в том числе сведений об экономических или иных обязательных для победителя аукциона при осуществлении практического применения единой технологии показателях, либо проект данного договора. К таким существенным условиям относятся те условия, которые предусмотрены для договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров (ст. 1234 - 1236 ГК РФ), а также другие существенные условия:

1. описание единой технологии, передача права на которую осуществляется, перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии, сроки действия документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств);
2. план реализации единой технологии, обеспечивающий практическое применение единой технологии на территории Российской Федерации и достижение определенных экономических или иных показателей в результате ее практического применения;
3. порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана реализации единой технологии лицом, приобретшим право на единую технологию;

4) обязанность лица, приобретшего  право на единую технологию  по договору об отчуждении  права на единую технологию, выдать безвозмездную простую (неисключительную) лицензию субъекту, указанному лицом, осуществляющим от имени Российской Федерации распоряжение правом на единую технологию, если впоследствии возникнет необходимость применения единой технологии для обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Подобный подход свидетельствует  о том, что законодатель относится  к договорам о передаче прав на единые технологии так же как и  к договорам об отчуждении исключительного  права на результат интеллектуальной деятельности или лицензионным договорам. Однако этот подход неверный, поскольку не учитывается правовая природа прав, которые имеет обладатель единой технологии на объекты, входящие в ее состав. Нельзя передать прав более, чем имеешь. Договор об отчуждении исключительного права на единую технологию допускается в единственном случае, если у ее обладателя имеются исключительные права на все объекты, входящие в состав единой технологии и перечисленные в п. 1 ст. 1542 ГК РФ. Такая презумпция предусмотрена в п. 2 ст. 1542 ГК РФ, но в состав единой технологии могут входить и другие права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе приобретенные по лицензионным договорам. Если хотя бы на один объект не имеется исключительного права, то можно заключить лишь лицензионный договор, причем его вид будет определяться в зависимости от того, на каких условиях приобретены права в рамках единой технологии — на основании исключительной или неисключительной лицензии. Согласно ст. 1240, п. 3 ст. 1543 ГК РФ лицо, организовавшее создание единой технологии, приобретает право использования единой технологии на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительного права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Договор, по которому лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, презюмируется как договор об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Лицензионный договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, заключается на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное.

Исходя из вышеизложенного, определяя  место договора об отчуждении исключительного  права в системе гражданско-правовых договоров, необходимо рассматривать его в качестве договора о передаче имущества, поскольку исключительное право носит имущественный характер, а имущественные права входят в понятие имущества. В то же время это особый вид договоров о распоряжении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, на которые нормы о вещных правах, о переходе права собственности могут быть применены лишь в исключительных случаях, как правило, по аналогии, и лишь в той мере, в какой это не затрагивает правовой режим нематериальных объектов. Договор об отчуждении исключительного права является разновидностью договоров о распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые включают в себя:

- договоры о распоряжении исключительными правами,

• договоры о распоряжении иными интеллектуальными правами (например, правом на получение патента).

1.3 Классификация договоров об  отчуждении исключительного права

Классификациям договоров по различным  критериям посвящено немало работ. Среди них наиболее комплексный характер носят труды М.И.Брагинского, В.В.Витрянского¹⁵, О.С.Иоффе¹⁶, С.С.Занковского³⁸, Ю.В.Романца¹⁷, В.В.Меркулова¹⁸, Б.Д.Завидова¹⁹ и других авторов.

Классификация договоров об отчуждении исключительного права, в основе которой лежит признак вида- результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, может быть представлена следующим образом:

• договор об отчуждении исключительного права на произведение (ст. 1285 ГК РФ),
• договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав (ст. 1307 ГК РФ),

-договор об отчуждении исключительного  права на изобретение, полезную  модель или промышленный образец  (ст. 13 65 ГК РФ),

-договор об отчуждении исключительного  права на селекционное достижение (ст. 1426 ГК РФ),

-договор об отчуждении исключительного  права на охраняемую топологию  (ст. 1458 ГК РФ),

-договор об отчуждении исключительного,  права на секрет производства (ст. 1468 ГК РФ),

• договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ),

-договор об отчуждении предприятия  (купля-продажа, мена, дарение), в  состав которого входит коммерческоё  обозначение (по существу в  договор продажи предприятия  входит условия договора об  отчуждении исключительного права  на коммерческое обозначение) - п. 4 ст. 1539 ГК РФ.

Договоры об отчуждении исключительного  права могут быть классифицированы на предпринимательские (обе стороны  выступают субъектами предпринимательской  деятельности) и связанные с осуществлением предпринимательской деятельности одной из сторон (другой стороной выступает автор результата интеллектуальной деятельности):

к предпринимательским относятся - договоры об отчуждении исключительного  права на произведение, исполнения, объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау), в которых в качестве правообладателя выступает не лицо, чьим творческим трудом создан объект, а также по договору об отчуждении исключительного права на фонограмму — не гражданин, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, а лица, которые приобрели исключительное право в качестве работодателя на служебный объект, по аналогичному договору, в том числе при приобретении исключительного права в качестве вклада в уставный капитал, юридические лица в силу наследования по завещанию или в силу реорганизации. Договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак, коммерческое обозначение в составе предприятия, на сообщение радио- или телепередач являются предпринимательскими.

Ко второй группе относятся такие договоры, в которых в качестве правообладателя выступает физическое лицо, не выступающее в качестве индивидуального предпринимателя, а, как правило, гражданин, чьим творческим трудом создан результат интеллектуальной деятельности или наследник этого лица.

В некоторых случаях правообладателем может выступать только автор - например, в договорах авторского заказа, содержащих условия об отчуждении исключительного  права на создаваемое по договору произведение.

Договоры об отчуждении исключительного права могут быть разделены на возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные.

Особую категорию договоров  составляют комплексные договоры, которые  включают в себя элементы договоров  об отчуждении исключительного права, а также других договоров о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации, и договоров  о передаче прав на материальные объекты. К ним относятся:

• договоры продажи предприятия, в состав которых входят как материальные объекты, так и права на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности,
• договор простого товарищества, вкладом в который могут быть как материальные объекты, так и исключительные права

и другие договоры.

В том случае, если договор содержит элементы договоров об отчуждении исключительного права и других договоров о передаче имущества в собственность, пользование и т.д., такой договор, в целом не предусмотренный законодательством, следует рассматривать как смешанный и применять к нему нормы, регулирующие отдельные виды договоров.

Глава 2 Элементы договора об отчуждении исключительного права. Виды  договоров

2.1 Правовое положение сторон договора и порядок его заключения

Стороны договора об отчуждении исключительного  права определяются в соответствии с требованиями части четвертой ГК РФ к субъектному составу правоотношений.

Лицо, которое производит отчуждение исключительного права, определяется как правообладатель, а лицо, приобретающее  исключительное право, - приобретатель.

В некоторых случаях для приобретения исключительного права по договору отчуждения исключительного права  необходимо обладать статусом юридического лица или индивидуального предпринимателя (например, для товарных знаков - ст. 1478 ГК РФ), а для договора авторского заказа, включающего условие об отчуждении исключительного права — правообладателем должно быть физическое лицо, чьим творческим трудом создано произведение.

Однако общих ограничений для  участников гражданских правоотношений применительно к договору об отчуждении исключительного права не предусмотрено.

Не повторяя классификацию сторон договора в зависимости от их вида, специфики объекта, предпринимательского характера договора, рассмотрим некоторые  особенности сторон договоров, имеющие  практическое значение.

Одной из них является отчуждение исключительного права на служебные  объекты или объекты, создаваемые  за пределами трудовой функции, но с  использованием ресурсов работодателя (технических, денежных, иных материальных, людских и т.д.). Служебными объектами

могут быть лишь результаты интеллектуальной деятельности, но не средства индивидуализации.

В качестве сторон трудовых отношений, в рамках которых работником создаются  результаты интеллектуальной деятельности, являются работник и работодатель. Работником является физическое лицо, требования к которому, в том числе возраст, другие требования, определяются Трудовым кодексом РФ. В качестве работодателя могут выступать как юридические, так и физические лица, причем не только индивидуальные предприниматели.

Правовой режим служебных произведений несколько отличается от служебных  исполнений, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, а также секретов производства (ноу-хау). Служебными являются лишь такие произведения, которые созданы в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (п. 1 ст. 1295 ГК РФ), а остальные объекты - как созданные в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, так и конкретного задания работодателя (ст. 1320, п. 1 ст. 1370, п. 1 ст. 1430, п. 1 ст. 1461, п. 1 ст. 1470 ГКРФ).